浅议诚信审查在审查过程中的应用

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1、热点观点H o t S p o t 浅议诚信审查在审查过程中的应用 摘要:诚信审查体现了立法宗旨,以及客观、公正、准确、及时的工作要求,反映了专利行政工作的服务能 力,以及社会满意度。本文旨在通过介绍我们在审查工作中需要进行诚信审查的具体情况,以进一步对我们的审查 工作提供借鉴和指导。 关键词:诚信审查依法立法宗旨 引言 专利法第一条规定了专利法的立法宗旨是保护 专利权人的合法权益,鼓励发明创造,推动发明创造 的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社 会发展,同时专利法第二十一条规定了基于该立法 宗旨下对专利审查工作的原则要求,指出国务院专 利行政部门及其专利复审委员会应当按照客观、公

2、正、准确、及时的要求,依法处理有关专利的申请和 请求。 所谓客观,是指国家知识产权局及其专利复审委 员会的工作人员应当以事实为依据,而不能从自己的 主观意志出发处理专利申请和有关请求;所谓公正, 是指国家知识产权局及其专利复审委员会的工作人员 应当不偏不倚地处理专利申请和有关请求;所谓准 确,是指国家知识产权局及其专利复审委员会的工作 人员应当贯彻“依法行政”的要求,严格按照( ( 专利 法及( ( 专利法实施细则的规定处理专利申请和有 关请求;所谓及时,是指国家知识产权局及其专利复 审委员会的工作人员应当尽快地处理专利申请和有关 请求,不能随意拖延 。 近年来,我国专利申请持续快速增长,世界

3、知识 产权组织( w I P O ) 在日内瓦发布的2 0 1 4 世界知识 4 0 l军戳黼黑,期 产权指数报告显示,全球专利年申请量2 0 1 3 年继续 强劲增长,在全世界近2 6 0 万件专利申请中,约有1 3 是中国提交的,其次是美国和日本。2 0 1 4 年,国家 知识产权局共受理发明专利申请9 2 8 万件,同比增长 1 2 5 。面对如此大的专利申请数量,专利审查员作 为专利审查的执行人员,除了依法客观、公正、准确 审查外,还需及时处理申请案件,并在审查过程中贯 穿鼓励发明创造的立法宗旨。为了更好地达到以上要 求,审查员在审查过程中应当秉承诚信审查的态度, 提高专利行政工作的服

4、务能力,进而提高社会满意 度。本文旨在通过介绍我们在工作中需要进行诚信审 查的具体情况以对我们的审查工作提供进一步的借鉴 和指导。 一、提高全面审查意识 审查员提取案子后,一般会在2 个月之内发出第 一次审查意见通知书( 下称一通) ,申请人有4 个月的 答复时间,之后每发出一个通知书并收到答复的周期 一般为6 个月,从而通知书发出的次数越多,结案周期 就会越长。因此,审查员在发出一通之前应当对申请 进行全面检索,并在通知书中尽可能地指出申请存在 的全部缺陷,将有助于缩短结案周期。 热点观点H o tS p o t 1 一通前全面检索 【案例一】某案,为P c T 案,国际检索报告没有 检索到

5、影响新颖性创造性的文件,美国专利局审查员 使用一篇对比文件与公知常识的结合评述了全部权利 要求的创造性。该案进入中国国家阶段时,审查员认 真核对了国际检索报告以及美国专利局检索报告中列 出的所有现有技术文件,经过判断,这些文件均非评 述本申请权利要求的较优对比文件,从而中国审查员 进行了充分的补充检索,检索到评述权利要求1 新颖性 的对比文件1 ,对于多个并列从属权利要求,还分别 检索到多篇公开了从属权利要求附加技术特征的对比 文件。 点评:此案反映了一通前全面检索的重要性, 该检索不仅包括核实外国同族给出的用于评述新创性 的对比文件的有效性,还包括核实外国同族给出的 所有现有技术文件的有效性

6、,包括A 类文献;不仅包 括检索针对独立权利要求的对比文件,还包括检索针 对从属权利要求的对比文件。此外,为避免以公知 常识评述引起争议,审查员还应当尽量提供公知常 识证据,坚持证据优先,有说服力,避免审查程序 延长。 2 理解发明本意的情况下进行假设评述 【案例二】某案,审查员在一通时指出:权利 要求1 相对于对比文件1 不具备新颖性,申请人答复 时在权利要求1 中增加了一个技术特征“A 与B 串联连 接”,并在意见陈述书中指出,对比文件1 中A 与B 是 反向连接,本申请A 与B 是正向连接。审查员在作出第 二次审查意见通知书( 下称二通) 时,首先指出对比 文件l中A 与B 是反向连接,

7、但是也是一种串联关系, 因此增加的技术特征“A 与B 串联连接”已经被对比文 件1 公开,同时假设申请人将该技术特征修改为“A 与 B 正向串联连接”,此时审查员引人补充检索得到对 比文件2 ,使用对比文件1 和2 的结合评述假设后的技术 方案不具备创造性。 点评:审查员在作出二通时,不仅清楚地对当 前权利要求的保护范围进行了解读,作出审查意见, 还通过申请人在意见陈述书中的意见得到申请人真正 想讨论的实体问题,在明确了申请人的真实意思和修 改方向后,有针对性地对假设的技术方案作了补充检 索,增加引用对比文件2 评述了该技术方案,从而使得 申请人有了明确的预期,节约了审查程序,体现了诚 信审查

8、的理念。 3 准确认定事实 【案例三】某案,一通针对的权利要求1 记载了 技术特征A ,对比文件l记载了技术特征B ,技术特 征A 中涉及正弦和余弦函数等角度变换,看似复杂且 相对于对比文件1 公开的内容有较大区别,但经过 审查员的计算和分析,推演出上述技术特征A 实质上 限定的内容,发现该内容已被对比文件1 技术特征B 公开。 点评:深刻理解发明,准确认定事实在专利审 查中直接影响审查的效率以及结论的正确性。本案在 进行意见评述时,审查员对复杂技术方案进行分析推 理,化繁为简,直接毫无疑义地确定出其实质限定的 内容已被对比文件公开,准确认定了本申请以及对比 文件公开的事实,得出了正确的结论。

9、 二、减少行政资源的浪费 1 从是否导致程序振荡的角度进行审查 【案例四】某案,该案为驳回后的发明专利申 请,驳回决定时审查员使用对比文件l和对比文件2 的结合评述了全部权利要求的创造性。申请人在提 出复审请求时,在独立权利要求1 中增加了一个公 知常识的技术特征。在认为该案无授权前景的前提 下,审查员在前置审查意见中以全部权利要求相对于 对比文件l- 2 以及公知常识的结合不具备创造性坚持 驳回。 点评:根据2 0 1 0 年版专利审查指南第3 7 0 页 的规定,原审查部门在前置审查意见中不得补充驳回 证据,由于驳回决定时并未使用公知常识作为评述权 利要求创造性的证据,因此审查员在前置审查

10、意见中 引入公知常识从而坚持驳回似乎不符合专利审查指南 的规定。但是,如果审查员因此撤销了驳回决定,那 么在继续审查时审查员仍会以全部权利要求相对于对 比文件l- 2 以及公知常识的结合不具备创造性继续发出 审查意见,并最终导致二次驳回。二次驳回后申请人 热点观点H o t S p o t 最终还是要提出第二次复审请求,从而又回到和第一 次提出复审请求时相同的起点。二次驳回不仅造成申 请人时间、金钱的损失,也造成专利审查部门资源的 浪费,从而审查员在前置审查意见中引入公知常识从 而坚持驳回是一种提高审查效率的方式。应当避免机 械、生硬地脱离专利复审程序本身和我国国情现状地 去要求听证的“完美无

11、瑕”,应避免以程序纠偏为名 回避对真正实体争议的解决而出现行政程序与司法监 督程序的空转,最终造成对复审请求人和公众利益的 共同损害。 2 。减少通知书次数 【案例五】某案,七通后授权。一至三通评述全 部权利要求的新颖性、创造性,四至七通评述不清楚 等形式缺陷。其中,除五通中指出的“所述铰链”引 起的形式缺陷为四通后修改导致,在五通至七通中指 出的其他多个形式缺陷在四通针对的权利要求中均已 存在。 点评:连续多次通知书明显未全面审查,导致七 通后才结案,不当延长了审查程序,审查员未能善意 地使申请人尽早获得专利权。 【案例六】某案,本申请技术方案较为简单,独 立权利要求1 限定了一种电源装置,

12、其中具有开关。从 属权利要求2 限定了所述开关的类型为M O s F E T 。一通 时审查员使用对比文件1 评述权利要求1 的新颖性,并 使用对比文件1 与公知常识的结合评述权利要求2 的创 造性,指出权利要求2 附加技术特征限定的开关类型为 本领域技术人员的常规选择。申请人答复通知书时将 权利要求1 与2 合并为新的权利要求1 ,并未提出修改 后的权利要求1 具有创造性的有说服力的充分理由。 在该案无授权前景的前提下,并且审查员和申请人已 经就该案进行了充分的交流后,可以在符合驳回时机 的情况下作出驳回决定。审查员在一通后作出驳回 决定。 三、有授权前景的申请加强与申请人的沟通 专利法的立

13、法本意在于保护创新,鼓励发明。尤 其对于有授权前景的发明,应合理制定审查策略,帮 助申请人尽早获得适当的授权范围。 1 申请人未明了通知书意见的情况下多给予一次 意见陈述的机会 【案例七】某案,一通中评述了全部权利要求 的创造性,申请人针对一通仅仅提交了意见陈述,审 查员发出二通,继续评述全部权利要求创造性,申请 人答复二通时,争辩说明书中的某技术特征给本申请 带来了突出的贡献,但是也并未提交替换的权利要求 书。如果此时审查员以告知过申请人两次的创造性理 由驳回,符合驳回时机,然而考虑到此案中,申请人 争辩的说明书的某技术特征确实给本申请带来了突出 的实质性特点,秉承鼓励创新的原则,最好还是再

14、发 出一次通知书,同时告知申请人如果认为某技术特征 给本申请带来了突出的贡献,则应当将该特征加入到 独立权利要求中才有望授权。 【案例八】某案,审查员在一通中指出,权利要 求1 相对于对比文件1 以及本领域公知常识的结合不具 备创造性,从属权利要求2 不清楚。其中:根据对比文 件1 说明书记载的工作原理可以确定,权利要求1 中的 技术特征A 被对比文件1 隐含公开;权利要求2 中记载 了第三电容器,权利要求1 中记载了第一电容器,不 清楚权利要求2 中是否包含第二电容器。申请人在答 复一通时并未修改申请文件,并陈述对比文件l并未 隐含公开技术特征A ,且权利要求2 是清楚的。审查员 发出了二通

15、,详细分析了对比文件1 的工作原理并得 出权利要求l中的技术特征A 被对比文件1 隐含公开, 且权利要求l仍旧相对于对比文件1 以及本领域公知常 识的结合不具备创造性;同时指出由于第一、第三为 具有较强排列顺序的区分标识,因此不清楚权利要求 2 中是否包含第二电容,从而该权利要求不清楚。申 请人在明了通知书意见的情况后,对申请文件进行了 修改。 点评:由于书面沟通的局限性,申请人有时候不 能充分明了通知书意见,审查员应本着诚信审查的理 念,多给予一次修改的机会,而不应当在案件有授权前 景的情况下,直接驳回。尤其对于个人申请人,由于个 人申请人对专利申请知识的了解不够全面和专业,审查 员更应当在

16、通知书中详细阐述审查意见,使得申请人充 分明了通知书意见,达到有效沟通的目的。 热点观点H o t S p o t 2 。通过电话讨论提高沟通效果 根据需要,审查员可以按照( ( 专利审查指南的 规定在实质审查程序中采用会晤、电话讨论和现场调 查等辅助手段。在使用电话讨论时,提出如下几点建 议以提高沟通效率:正式电话讨论前,对于较复杂 的问题,进行电话讨论的双方应预约好时间,给双方 足够的时间回顾案情和思考,这样才能在电话讨论时 进行高效率的沟通;电话讨论仅适用于解决次要的 且不会引起误解的形式方面的缺陷所涉及的问题,审 查员不应当在电话讨论时承诺能否授权,给申请人造 成误解;针对简单、数量较

17、少的形式缺陷,审查员 可以利用电话讨论代替通知书来与申请人或代理人沟 通,申请人通过主动补正克服申请文件的缺陷,尽早 获得授权;申请人或代理人对通知书指出的形式问 题有疑问的,或者不确定拟定修改方式是否符合专利 法和实施细则规定等问题,可以通过通知书下方记载 的审查员的联系方式与该案的审查员联系,以避免沟 通不畅导致程序不当延长。 【案例九】某案,申请人在意见陈述中明确说明 提交了修改后的权利要求,并陈述了修改后的权利要 求具有创造性的理由,但是并未同时提交权利要求书 替换页。对于因申请人或代理人疏忽而导致的文件提 交错误或不完整等确定的失误,审查员应本着诚信意 审查的原则,及时与申请人或代理

18、人电话沟通,避免 申请人权利丧失。 四、积极回应申请人的意见陈述 【案例十l某案,审查员在通知书中采用一篇美 国早期申请的对比文件评述全部权利要求的新颖性, 并且,在通知书中告知了该申请没有授权前景,申请 人在意见陈述中提到“该美国早期申请并未在互联网 上查到,期盼审查员提供,本意见陈述暂不对创造性 问题进行回应”,如果审查员此刻由于该案没有授 权前景,没有修改也无实质性的意见陈述,就直接驳 回,则从诚信审查的角度看,申请人必定不能接受, 导致社会公众对专利审查工作的满意度降低。审查员 应该再发一次通知书并附上该对比文件的电子件,而 不适于此时发驳回决定。 五、认真的工作态度和恰当的法律指教

19、1 使用法条错误。需要及时纠正 【案例十一】某案,一通和二通中均指出某权 利要求得不到说明书的支持,然而其采用的条款均 写为“专利法第2 2 条第3 款规定的创造性”,在回案 后,审查员发现此错误,在回案后应当及时纠正法 条错误,再次发出审查意见通知书,而不适于因为 两次指出不支持的实体问题而以专利法第2 6 条第4 款 驳回。 2 不采用错误的指教 【案例十二】某案,审查员在通知书中指出权 利要求2 中的“指定方向”不清楚,建议申请人将其 修改为“沿与锁片平行的方向”,申请人按照该指教 提交了修改,审查员再次发出通知书,指出该修改 超范围。审查意见通知书属于行政审批文件,不应 该出现指教错误

20、的情况,此种情况最好不给出修改 指向。 六、结论 本文从几个案例论述了诚信审查在实际审查工 作中的具体应用,期望给审查工作提供一定的借鉴和 指导。通知书意见撰写质量是我局审查质量的重要表 征,代表我局的审查能力和水平,审查员应当重视审 查意见通知书的撰写质量,客观认定事实、重视申请 人的意见陈述,做好申请人利益和行政资源的相互平 衡,秉承鼓励发明创造的立法宗旨,本着诚信审查的 服务精神,提高审查工作的社会满意度。( 作者单位: 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心;第二 作者对本文的贡献与第一作者等同) 裔 参考文献: 1 】尹新天中国专利法详解( 上) 北京:知识产权 出版社,2 0 1 2 :2 3 8 责任编辑l姚琳

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